MODELO DE ESCRITO FORMULANDO EXPLICACIONES DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 22.362 (MEDIDA CAUTELAR A SUPUESTO INFRACTOR MARCARIO)

EL CASO: El propietario de los bienes secuestrados los había adquirido a un licenciatario del titular de la marca aunque no había pagado el precio. Se invoca la doctrina del "agotamiento del derecho de marca" con citas de jurisprudencia y doctrina.

CONTESTA TRASLADO. SOLICITA LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA CON RESPECTO A CGG SOCIEDAD DE HECHO CON COSTAS A LA ACCIONANTE.-

Sr. Juez Federal:

R.C., en representación de la sociedad de hecho "CGG SOCIEDAD DE HECHO", en los autos caratulados "LUC L.L.C. c/ AA S.R.L. y otro s/ medidas cautelares" -expte. nro. 81.752/12-, con el patrocinio letrado del Dr. A.P.C., abogado, T. , F., Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, con domicilio legal constituído en la calle ....................................a V.S. digo:

I. Vengo a contestar el traslado que me fuera conferido por V.S. de las presentaciones efectuadas por la parte actora de fs. 326 / 338.

Al proporcionar las explicaciones del artículo 39 de la L.M., esta parte acreditó que la mercadería objeto de la medida cautelar había sido adquirida a G. 26 S.A. y a J. 52 S.A., licenciatarios de Luc L.L.C..

A tal efecto, se acompañaron las correspondientes facturas, todas ellas emitidas a nombre de la sociedad de hecho a la que represento.

Por lo demás, con fecha 19 de setiembre de 2012, al practicarse el secuestro de la mercadería en el local comercial de propiedad de mi representada en el "Fedex Shopping", esta parte señaló expresamente que "... A.A. S.R.L. no es propietario de este comercio sino que lo es la sociedad de hecho CGG y la mercadería que está en venta en este comercio fue adquirida a G. 26 S.A. y a otros proveedores que actúan bajo licencia del titular del registro marcario ..." (sic).

Asimismo, se le proporcionó al Sr. Oficial de Justicia interviniente en la diligencia un ticket del local comercial para que se adjunte al acta como prueba de lo manifestado en el cual consta como titular del mismo a mi representada y sus números de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires y en la AFIP.

Dicha documentación no fue objeto de impugnación u objeción alguna por parte del Dr. M.k. que estuvo presente durante el transcurso de la diligencia y suscribió el acta correspondiente.

Para concluír con este punto e independientemente de lo manifestado en el acápite 3. del escrito en responde por la contraria, acompaño una copia simple de la carta documento remitida por G. 26 S.A. al Sr. H.S.B., la propia accionante, a través de su apoderada María C. manifiesta expresamente lo siguiente: "Niego que mi mandante resulte solidariamente responsable de CGG Sociedad de Hecho, ni en los términos del art. 30 LCT, ni en virtud de cualquier otra normativa legal por motivo alguno. Ello así, toda vez que no existe cesión, contratación o subcontratación alguna entre mi mandante y la sociedad de la cual Ud. resulta dependiente y a quien deberá efectuar reclamos que considere correspondientes en forma exclusiva. Se le informa que los productos que comercializa su empleador, resulta mercadería comprada por el mismo a mi mandante, conforme infinidad de facturas y documentación respaldatoria obrante en nuestro poder ..." -el subrayado y resaltado me pertenecen-.

Es decir, en primer lugar, reconoce que contrató con la sociedad de hecho y no con otra persona, un grupo económico o alguien interpuesto por otro.

En segundo lugar, la documentación arrimada por esta parte constituye prueba suficiente de que la mercadería fue legalmente adquirida con el consentimiento del titular de la marca y, tal situación, constituye un límite objetivo al ejercicio del derecho de exclusiva inherente al registro marcario.

En efecto, dicho derecho concluye en el momento en que los productos identificados con la marca se introducen en el comercio, es decir, con la primera comercialización que hace el titular de la marca o un tercero con su consentimiento -en el caso, G. 26 S.A. y J. 52 S.A.-. Es la denominada "doctrina del agotamiento del derecho de marca".

El artículo 13 del Protocolo del Mercosur en Materia de Marcas y Denominaciones de Origen establece lo siguiente: "Agotamiento del derecho: El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con autorización del mismo".

Es decir, si la primera comercialización de la mercadería fue puesta por el titular o con su consentimiento -como, reitero, es en este caso-, una vez puesta en el comercio, el derecho del titular se consume o "se agota" no pudiendo seguir fundamentando acciones legales de exclusión.

En otras palabras, el titular del derecho marcario no podrá valerse de éste para regular o controlar la circulación del producto sobre el cual aplicó su marca (cfr. Aracama Zorraquín, Ernesto: "El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas" en "Temas de Derecho Industrial y de la Competencia", Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pág. 17; Pacón, Ana María: "El agotamiento del derecho de marca", Lima, INDECOPI - OMPI, 1996, pág. 189; Schriker, Gerherd: "Reflexiones sobre el agotamiento den el derecho de los bienes inmateriales" traducido por Miguel Angel Bouza en "Actas de Derecho Industrial", Madrid, Marcial Pons, 2000, pág. 349; Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas (h), Guillermo: "Las marcas como barreras al comercio internacional", Revista de Derecho Bancario y de la Actividad Financiera, Buenos Aires, Editorial Depalma, Año 2, Enero-Febrero 1992, N° 7, págs. 15 y 16; Fernández Novoa, Carlos: "Derecho de Marcas", Madrid, Editorial Montecorvo, 1960, pág. 171; Casado Cerviño, Claudio: "Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca", Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, N° 220, 2002, págs. 9 a 22; de las Heras, Lorenzo Tomás: "El agotamiento del derecho de marca", Madrid, Editorial Montecorvo, 1996).

Señala De las Heras que "... la puesta en circulación se produce normalmente con la entrega o puesta a disposición de un tercero con fines comerciales de los productos portadores de la marca, sin que sea obligatoria la transmisión de la propiedad de los productos ..." (cfr. De las Heras: op. cit., pág. 238).

El agotamiento del derecho de marca se produce aún en el supuesto de falta de pago del precio por parte del adquirente en la compraventa del producto marcado tratándose ello de un incumplimiento del contrato de compraventa más no de una violación al derecho de marca (cfr. Lobato García Miján, Manuel: "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", Madrid, Civitas Ediciones S.L., pág. 790; y, Sperber, David A.: "La posición jurídica del titular de la marca registrada en España y la Comunidad Económica Europea", en "Revista Iuris Dictio", Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador, 2004).

Es que no puede ser de otra manera puesto que, de lo contrario, toda falta de pago de un producto con marca registrada habilitaría al vendedor a solicitar su secuestro con la sola exhibición del título marcario paralizándose, de este modo, el tráfico mercantil.

En síntesis, quien compra legítimamente el producto marcado adquiere, además, el derecho de utilizar libremente el bien (cfr. Castro García, Juan David: "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual" en "Revista La Propiedad Inmaterial", Universidad del Externado, Bogotá, Colombia, N° 13, 2009, págs. 253 a 282).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde hace décadas, viene aplicando este principio (cfr. "L. Lemonier c/ Simsilevich y Hendler", fallado el 11 de diciembre de 1931, "Fallos": 163:189; "Lutz Ferrando y Cía. c/ Kaisberg, José", fallado el 15 de diciembre de 1943, "Fallos": 197:441; "Precisa Argentina S.R.L. c/ Missé, Esteban y otro", fallado el 28 de abril de 1958, "Fallos": 240:393; entre otros) al igual que la U.S. Supreme Court (cfr. "Prestonettes, Inc. v. Coty", 264 U.S. 359, 368, fallado en 1924) y otros órganos jurisdiccionales del derecho comparado (v.gr. Court of Justice of the European Communities: "Silhouette International Schmied Gesellschaft mbH & Co, KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH", caso 355/96, fallado el 16 de julio de 1998).

El agotamiento del derecho se extiende, incluso, a la imposibilidad del titular del registro marcario de impedir la utilización de la marca por parte del adquirente para publicitar los productos marcados que este último habrá de comercializar conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad y con la única limitación de no hacer un mal uso de la marca (cfr. Gutiérrez Hernández, Alfonso: "La cuestión del agotamiento internacional del derecho de marca en el ordenamiento comunitario", La Ley España, 2002, págs. 1818 a 1823).

En este último aspecto, puede citarse la sentencia de la U.S. Supreme Court in re "Tiffany (NJ), Inc. v. Ebay, Inc.", fallado en 2008, en la cual se estableció que la parte demandada -que revende productos de la marca de la actora, legítimamente adquiridos, a través de un portal de Internet- lo hace al amparo de la "fist sale doctrine" e, incluso, tiene derecho a publicitar la marca "Tiffany" en la web sin que por ello se configure infracción marcaria alguna.

En síntesis, V.S., en lo que respecta a esta sociedad de hecho resulta indubitable que la accionante actuó ilegalmente. Denunció nuestro domicilio como el de A.A. S.A. a sabiendas de que no lo era y obtuvo una medida cautelar que, si exponía los hechos tal cual resultaban, jamás la hubiera obtenido.

De este modo, se apoderó de la totalidad de la mercadería existente en el establecimiento comercial de mi representada obligándola a cesar en sus actividades desvinculando, incluso, a la totalidad de su personal.

Mi representada es adquirente legítimo de la mercadería y, como tal, podía comercializarla libremente porque con la puesta en el mercado de la misma el titular del derecho marcario agotó el ius prohibiendi.

Esta parte, insisto, entiende que se ha cometido un delito, estafa procesal, en mi perjuicio y, en función de ello, formuló la denuncia penal correspondiente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Martín dando origen a la causa nro. 106.726/2012 en la cual la Fiscalía Federal de Tres de Febrero, a cargo de la instrucción por delegación del Juzgado aludido, requirió copia de las presentes actuaciones.

Solicito a V.S., en consecuencia, que se disponga el inmediato levantamiento de la medida cautelar trabada intimando al depositario a la restitución de los bienes secuestrados en el término que fije V.S. y bajo apercibimiento de remitir las actuaciones a la Justicia del Crimen en caso de incumplimiento a dicha orden.

Por lo demás, la medida cautelar debe también decretarse caduca toda vez que la parte actora no demandó a mi representada y se encuentra vencido el plazo previsto por el artículo 40 de la ley 22.362.

II. En caso de que la contraparte desconozca la imposición y contenido del despacho postal cuya copia se acompaña, esta parte solicita se libre oficio al Correo Oficial de la República Argentina acompañando una copia del mismo para que se expida acerca de tales cuestiones (cfr. artículo 50, párrafo 4°, del Acuerdo ADPIC - Gatts Trip's que consagra el "derecho de audiencia" del que se deriva su necesario correlato de ofrecer y producir prueba conducente; Peyrano, Jorge W.: "La tutela de urgencia en general y la tutela anticipatoria en particular", E.D., 163-786).

III. Por lo expuesto, a V.S. solicito:

1) Se tenga por contestado en tiempo y forma el traslado conferido; y,

2) Se disponga el inmediato levantamiento de la medida cautelar decretada sobre la mercadería existente en el establecimiento comercial de mi representada, con costas a la contraparte.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.